상표 - 디자인 분쟁사례

2013. 12. 12. 14:56지적재산권 보호활동뉴스

상표 -  디자인 분쟁사례

‘여행키트’ 디자인특허 침해소송

미국지방법원(콜로라도) 재판부의 판결 (2010. 01. 19)
[판례번호 : 09-cv-00057-REB-CBS]

원고 출원번호 : USPTO : D564,219

원고 주장 및 증거 :  피고가 원고의 키트 제품과 패키징 디자인을 침해했다고 주장하며, 원고의 PACK-MAX 상표침해에 대한 배상을 청구함

피고 주장 및 증거 : 원고의 디자인은 기능적인 것으로 디자인특허의 대상이 될 수 없고, 원고의 상표외장은 식별력이 없음

디자인 분쟁소송

*  판례내용


본 디자인특허 침해소송은 미국특허청에 등록된 「ShopTV」의 여행키트 디자인을 BB&B에서 판매되는 「Eagle」의 디자인이  침해했다는 이유로 배상을 청구한 판례이다.

이에 미국지방법원은 「ShopTV」의 투명한 지퍼백 속에 담긴 병과 용기의 디자인과 그 배열, 그리고 디스플레이 카드의 형태와 홈은 기능적인 것으로 「ShopTV」의 디자인 특허는 자명(Obviousness)하다고 판결하였다. 따라서 디자인특허의 무효사유가 될 수 있는 「ShopTV」의 청구 소송은 기각되었고, 제품의 이미지와 전반적인 외형을 다루는 상품외장(trade dress) 침해 청구에서도 「ShopTV」 의 기능적인 특성과 식별력 결여로 소송이 기각되었다.



* 시사점

두 여행 키트 디자인은 모두 여객기 탑승 시 액체와 젤 수송에 관련된 법(TSA 3-1-1)의 규정에 맞게 제작된 형태이다. 1쿼트 크기의 투명 지퍼백에 3온스 이하 용량의 용기에 담아야만 수송이 가능한 제품인 것이다. 비록「ShopTV」가 우선적으로 디자인특허로 등록을 하긴 했으나, 본 판례는 특정한 기능에 따른 디자인의 경우 공정경쟁의 원칙에 따라 지속적인 독점적 권한을 갖기 어렵다는 것을 보여주는 사례라고 할 수 있다.